【关键词】侵害商标权、商标、涉外定牌加工行为

　  【案号】广东省高级人民法院(2011)粤高法民三终字第467号(文书详情参照中国裁判文书网)

　  【导读】 涉外定牌加工指境外注册商标的权利人委托国内加工方生产使用该商标的产品，该产品全部出口到境外而不在中国境内销售的情况。法院在确定“涉外定牌加工”是否侵权时，不应一概认定为侵权或不侵权，而要综合考量诸多因素，包括：商品或服务的类别和近似程度、加工方是否尽到合理审查义务、加工的产品是否全部出口交付给境外的委托方、加工方是否有逃避法律责任的情况，等等

　  【基本案情】鳄鱼恤公司是我国第246898号“CROCODILE”商标注册人，该商标核定使用商品为第25类(包括衬衫;裤子;汗衫及其它衣服等商品)，有效期续展至2016年3月29日。

　　利富公司于1992年8月4日注册成立，其经营范围包括：生产服装及服装洗水，产品百分之九十外销(化纤服装百分之百外销)。Yamato公司和 Kumbo公司均为依日本国法律在日本设立的公司法人。Yamato公司系本案被诉侵权商标在日本国的商标权人，Yamato公司自2009年1月1日至2010年12月31日期间授权Kumbo公司寻找工厂生产加工带有被诉侵权商标的男款衬衫，Kurabo公司授权利富公司加工，并提供全部产品原料以及辅料。2010年8月18日，利富公司通过拱北海关隶属九洲海关申报出口男装衬衫1996件(目的地：日本)，总价18540.3美元。利富公司申报出口的上述男装衬衫上带有“Crocodile +鳄鱼图形”组合商标(即被诉侵权商标)，其中文字部分“Crocodile”与鳄鱼恤公司主张的“CROCODILE”商标含义相同，但部分英文字母的大小写不同，字体、色彩也存在一定差异。

　  【案件评析】广东长昊律师事务所邱戈龙认为本案的争议焦点在于涉外定牌加工的行为是否属于侵犯注册商标的行为。

　　根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款的相关规定，认定被诉侵权商标与请求保护的注册商标是否构成近似商标，不仅要根据文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色等要素对其近似性进行判断，还要根据案件的具体情况，综合考虑是否易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。人民法院在判断是否构成未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的侵权行为时，除在同一种商品上使用相同商标的情形外，对其他情形均需要考虑混淆因素。因此，侵犯注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。

　　关于涉外定牌加工的行为，在我国是没有明文规定怎样是可以做怎样是不可以做，因此很多时候，很多商家都会打擦边球。涉外定牌加工指境外注册商标的权利人委托国内加工方生产使用该商标的产品，该产品全部出口到境外而不在中国境内销售的情况。在确定“涉外定牌加工”是否侵权时，不应一概认定为侵权或不侵权，而要综合考量诸多因素，包括：商品或服务的类别和近似程度、加工方是否尽到合理审查义务、加工的产品是否全部出口交付给境外的委托方、加工方是否有逃避法律责任的情况，等等。笔者认为，在处理类似案件时，应当考虑的因素包括：

　　1.商品或服务的类别和近似程度。对于在相同的商品或服务上使用相同的商标时，根据TRIPS协议第1款的规定，应推定有可能产生混淆，可以直接认定侵权成立。而在同种商品上使用不相同商标、在类似商品上使用相同或不相同的商标时，则应当继续判断是否“可能导致混淆”，以确定商标是否构成近似，是否构成侵权。

　　2.加工方对定牌加工委托方的商标权等相关情况是否尽到合理审查义务。为了杜绝“定牌加工”中仿冒国际品牌，引发国际纠纷等现象，定牌加工委托方委托定牌加工的商标在注册国的真实性和有效性，对判断定牌加工的合法性有重要意义。如果加工方提交了委托方的主体资格证明、注册商标状况、委托加工合同等法律文件，可以确定加工方尽到了合理审查义务，主观上没有侵权故意。

　　3.加工的产品是否全部出口交付给境外的委托方，不在中国境内进行销售。注册商标权人最担心的就是定牌加工产品并未全部出口，而是在委托加工合同确定的数额之外，又生产额外产品流入国内市场。因此，如果注册商标权人提供涉外定牌加工方有出口行为之外的其他销售行为，不能免除其侵权责任。

　　4.加工方是否有逃避法律责任的情况。在实践中，有的加工方伪造定牌加工合同;有的委托方和加工方是同一企业，却有不同的法人身份;有的委托方为了逃避法律责任，往往注册为境外企业，当其侵权行为在我国内地被查处时，便把责任全部推给加工方。因此，在对待“涉外定牌加工”案件时要非常审慎，不能一概而论。

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