专项服务
首席律师

联系人:邱律师

手机:159-1534-4883

电话:0755-26751234

网址:www.itscourt.com

网站名称:邱戈龙商业秘密律师

注册商标申请人一定是所有人?
时间:2016-09-14 10:53 作者:长昊律师事务所邱戈龙

   【案号】(2015)云高民三终字第40号(详见中国裁判文书网)

  【关键词】商标注册 商标权属纠纷 变更

  【导读】根据《中华人民共和国商标法》第四条第一款的规定:“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。”通常情况下,向商标局提出注册商标的申请人,即为该注册商标的所有权人。但是在本案中,由于特殊的历史原因,造成涉案商标的注册人为洪玉明,而该商标从最初的设计到申请费用的交纳,再到注册后的实际使用人均为昆体所。洪玉明的行为是否是职务行为?到底该注册商标权属该花落谁家?

   【基本案情】涉案商标图形系其职工杨某于1981年设计完成,具体由“运动跑道”和“指针”组合而成。1997年5月,该所职工刘某甲对该图形进行规范,标明了图形尺寸、线条粗细、夹角大小等参数,并在图形下方附加了英文字母“CKS”。由于当时该所尚属事业单位,没有工商营业执照,不具备申请资质,因此决定先以其法定代表人洪玉明的个人名义提出申请。2006年3月9日,昆体所经改制成为国有企业,领取了工商营业执照。2008年,商标局颁发第4739986号《商标注册证》,商标注册人为洪玉明,注册有效期自2008年5月28日至2018年5月27日,核定使用商品为第9类;2009年商标局颁发第4740202号《商标注册证》,商标注册人为洪玉明,注册有效期自2009年2月21日至2019年2月20日,核定使用商品为第28类。之后,这两个商标就一直由昆体所使用,包括洪玉明在内的其他主体均未使用。后鉴于该所改制后已领取营业执照,原来妨碍取得商标注册登记的情形已经消失,该所开会决定商标的注册人由洪玉明更改为昆体所,后因洪玉明致函商标局,称转让申请并非其真实意愿,商标局遂要求昆体所提供经公证的转让协议或者同意转让声明,但洪玉明既不签订转让协议,也不出具同意转让声明。昆体所为此曾多次与洪玉明协商未果,遂诉至法院。法院经审理最终判决第4739986号、第4740202号注册商标的所有权人为原告昆明体育电子设备研究所。

  【案例评析】广东长昊律师事务所邱戈龙认为“商标”是企业的重要知识产权,是开拓市场、巩固市场、繁荣市场的重要武器。但在企业机制转换、产权的流动重组,以及在日常商标的管理使用过程中,许多人对待商标的权属处理不当,从而引起种种不该发生的纠纷。

  根据《中华人民共和国商标法》第四条第一款的规定:“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。”通常情况下,向商标局提出注册商标的申请人,即为该注册商标的所有权人,但也有例外情况,所以法院在处理类似纠纷时,也不会“一刀切”。

  本案的事实是,涉案商标是由职工杨某设计完成的,洪玉明作为昆体所的法定代表人代为申请注册商标,因此杨某的行为是职务行为,洪玉明的行为也是公司行为,这在日后的《会议纪要》中予以确认。

长昊律师团是由一批毕业于国内顶尖法律名校的资深律师、技术专家、行业顾问组成,您可以查看如何适用"在先权利"维护权益】【商标专用权人是否可以禁止他人正当使用注册商标中含有的通用等相关案例,因为专注研究,所以专业权威!  
(更多案例解读敬请关注www.itscourt.com)