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专利侵权抗辩策略（三）—先用权抗辩
时间:2017-11-08 21:48 作者:邱戈龙
【发表人】广东长昊律师事务所 邱戈龙
【关键词】先用权抗辩、侵权、专利
【案件来源】最高人民法院 再审 （2015）民申字第1632号
【摘要】前期以合伙的关系使用一方的技术秘密制造产品，散伙后，一方将该技术秘密申请为发明专利，前期合伙企业仍然继续使用该发明专利，那么在拥有发明专利的一方能否起诉前期合伙企业侵犯其专利呢？
【基本案情】再审申请人关树祥因与被申请人SN公司侵害实用新型专利权纠纷一案，不服吉林省高级人民法院（2015）吉民三知终字第19号民事判决，向最高人民法院申请再审。
GSX申请再审称：（一）SN公司提出先用权抗辩，但其提交的WXL发表的三篇文章被一审法院否定后，再没有一份先用权证据可使用，SN公司提出的先用权抗辩主张不具有合法性，不能被采纳。（二）被诉侵权技术方案落入到GSX的涉案专利权保护范围内，水泥厂侵权的事实清楚，应予赔偿。综上，请求撤销一审、二审判决，改判支持GSX全部诉讼请求，判令SN公司赔偿因侵权给GSX造成的损失及合理费用，并负担本案一审、二审诉讼费。
【法院判决】驳回GSX的再审申请。
【个人评析】专业处理商业秘密案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为：本案的焦点问题在于被申请人主张的先用权抗 辩是否成立。
《专利法》第六十九条第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第一款和第二款规定：“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。”据此，本案中判断先用权抗辩是否成立应当考察先用权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备、先用技术是否系先用权人自行研发或以其他合法手段获得、先用权人是否在原有范围内继续使用。
由上述的法律规定，可以归纳出先用权抗辩的成立条件：
1、先使用权人的发明创造必须是自己独立完成的或者合法取得，并且与专利权人无任何牵连关系，以非法手段或者非法途径取得的发明创造不能获得先用权抗辩；
2、先用权人必须在他人申请专利之日以前已经使用了涉案专利技术；
3、先用权人必须在申请日以前制造出相同的产品和使用相同的方法或至少做好了制造、使用的必要准备。
4、先用权人在专利申请日之后，实施涉案专利技术继续制造、使用不超过原有范围的。
在本案中，SN公司在涉案专利申请日前已经制造相同产品、且继续使用的事实属GSX自认证据，且GSX没有证据证明SNC所使用的技术为非法获得，SNC公司在不扩大使用范围的情况下继续使用被诉侵权产品进行水泥生产，属于专利法第六十九条第（二）项规定的不视为侵犯专利权的情形。故一审、二审法院认定SN公司在专利申请日前已经制造相同产品，使用相同方法，并且仅在原有范围内继续使用具有事实和法律依据。
(更多案例解读敬请关注www.itscourt.com 尖端知识产权专家)
【关键词】先用权抗辩、侵权、专利
【案件来源】最高人民法院 再审 （2015）民申字第1632号
【摘要】前期以合伙的关系使用一方的技术秘密制造产品，散伙后，一方将该技术秘密申请为发明专利，前期合伙企业仍然继续使用该发明专利，那么在拥有发明专利的一方能否起诉前期合伙企业侵犯其专利呢？
【基本案情】再审申请人关树祥因与被申请人SN公司侵害实用新型专利权纠纷一案，不服吉林省高级人民法院（2015）吉民三知终字第19号民事判决，向最高人民法院申请再审。
GSX申请再审称：（一）SN公司提出先用权抗辩，但其提交的WXL发表的三篇文章被一审法院否定后，再没有一份先用权证据可使用，SN公司提出的先用权抗辩主张不具有合法性，不能被采纳。（二）被诉侵权技术方案落入到GSX的涉案专利权保护范围内，水泥厂侵权的事实清楚，应予赔偿。综上，请求撤销一审、二审判决，改判支持GSX全部诉讼请求，判令SN公司赔偿因侵权给GSX造成的损失及合理费用，并负担本案一审、二审诉讼费。
【法院判决】驳回GSX的再审申请。
【个人评析】专业处理商业秘密案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为：本案的焦点问题在于被申请人主张的先用权抗 辩是否成立。
《专利法》第六十九条第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第一款和第二款规定：“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。”据此，本案中判断先用权抗辩是否成立应当考察先用权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备、先用技术是否系先用权人自行研发或以其他合法手段获得、先用权人是否在原有范围内继续使用。
由上述的法律规定，可以归纳出先用权抗辩的成立条件：
1、先使用权人的发明创造必须是自己独立完成的或者合法取得，并且与专利权人无任何牵连关系，以非法手段或者非法途径取得的发明创造不能获得先用权抗辩；
2、先用权人必须在他人申请专利之日以前已经使用了涉案专利技术；
3、先用权人必须在申请日以前制造出相同的产品和使用相同的方法或至少做好了制造、使用的必要准备。
4、先用权人在专利申请日之后，实施涉案专利技术继续制造、使用不超过原有范围的。
在本案中，SN公司在涉案专利申请日前已经制造相同产品、且继续使用的事实属GSX自认证据，且GSX没有证据证明SNC所使用的技术为非法获得，SNC公司在不扩大使用范围的情况下继续使用被诉侵权产品进行水泥生产，属于专利法第六十九条第（二）项规定的不视为侵犯专利权的情形。故一审、二审法院认定SN公司在专利申请日前已经制造相同产品，使用相同方法，并且仅在原有范围内继续使用具有事实和法律依据。
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